商标法修正案(以下简称修正案)第四十八条相互矛盾,修正案第四十八条、第六十四条不当排除了司法管辖权,剥夺了当事人获得赔偿的实体权利;且其涉及的并不是个案问题,而是涉及目前司法实践中普遍存在的恶意抢注商标及恶意使用商标的问题;该修正案明显违背了国际公约的基本要求;上述修正案以打击恶意抢注、恶意使用注册商标为名,实际上却保护、鼓励了恶意抢注商标、恶意使用商标的行为,因此应当予以修正。
一、修正案第四十八条相互矛盾,不当排除了司法管辖权,剥夺了当事人获得赔偿的实体权利
修正案第四十八条第三款:商标核准注册后,被宣告无效前,使用该商标侵犯他人注册商标专用权,商标注册人或者被许可人存在恶意的,依照本法第七十四条第二款规定处理。
修正案第七十四条第二款:负责商标执法的部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,没收违法所得,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。……
修正案第四十八条第一款规定:依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由国务院知识产权行政部门予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。既然该注册商标视为自始不存在,被告自然不能以自己曾经的注册商标作为其侵权行为的抗辩理由。但是,第四十八条第三款却规定:商标核准注册后,被宣告无效前,使用该商标侵犯他人注册商标专用权,商标注册人或者被许可人存在恶意的,依照本法第七十四条第二款规定处理。也就是说,如果被告出于恶意注册的注册商标被宣告无效后,其仍然可以在侵权诉讼中用其曾经的注册商标提出抗辩,主张其在商标核准注册后,被宣告无效前,使用该商标侵犯他人注册商标专用权的行为,只能通过第七十四条第二款,也就是只能通过负责商标执法的部门(简称执法部门)处理,而执法部门最多只能予以25万元的罚款,权利人因此遭受的损失却无法获得任何救济。
以下笔者以华为案为例,说明上述修正案的不当之处。
2025年广东省梅州市中级人民法院审结的华为公司诉石某等商标侵权案中,被告石某精准瞄准华为品牌市场影响力,恶意注册“HUWEI.YB狐尾隐边”商标后,迅速授权关联科技公司在主流电商平台开设专营店,通过突出使用“HUWEI”核心标识销售笔记本电脑及周边配件,短期内累计销售额即达近1500万元,严重分流华为正品市场份额。华为公司启动维权程序后,国家知识产权局经审查依法宣告该涉案商标无效,法院最终结合侵权规模、主观恶意程度等因素,认定被告构成商标侵权,判决其立即停止侵权并赔偿经济损失200万元。
该案若适用修正案第四十八条第三款,华为公司在成功将侵权商标宣告无效后,对于被告在案涉商标注册之后,无效之前的使用行为,也就是上述案件的被控侵权行为,只能向执法部门投诉,执法部门最多只能给予25万元的罚款,而华为公司将无法通过民事诉讼追究被告的侵权责任,其200万元的经济损失将无法获得赔偿。
二、第六十四条不当排除了司法管辖权,剥夺了当事人实体权利
修正案第六十四条:【自行改变注册商标的法律责任】商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由负责商标执法的部门责令限期改正,并可处以十万元以下罚款;期满不改正的,由国务院知识产权行政部门撤销其注册商标。
商标注册人违反前款规定,侵犯他人注册商标专用权的,依照本法第七十四条第二款、第八十五条第一款规定处理。
修正案第七十四条第二款规定的是行政查处程序,第八十五条第一款规定的是刑事责任。也就是说修正案第六十四条,排除了权利人针对“商标注册人违反前款规定,侵犯他人注册商标专用权的”侵权行为,提起侵权诉讼的权利。
根据现行有效的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。
根据上述规定,如果被告超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标(不规范使用行为),侵害原告的注册商标专用权,原告可以直接在侵权诉讼中指控被告不规范使用其注册商标的行为构成侵权。但根据修正案第六十四条规定,上述情况权利人只能向相关行政部门投诉,且即使投诉成立,被投诉人承担的责任最多是25万元的罚款,权利人自身遭受的实体损失就无法获得任何赔偿。
三、上述修正案的危害并不仅仅涉及个案的问题
据最高人民法院知识产权法庭不完全统计,2023-2024年全国法院审结的商标侵权案件中,涉及“利用无效商标攀附他人商誉”的案件同比增长37%,在高新技术、食品饮料等热门领域,此类案件增幅更是超过50%。此类案件中,权利人平均维权成本高达12.8万元,涉及驰名商标的案件维权成本更是突破50万元。若司法赔偿渠道被强行阻断,将直接导致权利人陷入“赢了官司却仍然遭受无法弥补损失”的困境。
更值得警惕的是“批量囤积+定向侵权”的产业化恶意抢注模式。上海麦浅贸易有限公司等6家企业与代理机构勾结,2019年至案发共申请注册商标1058件,获准注册后在平台挂售牟利,单枚商标转让费最高达数万元。此类行为若借助修正案条款的保护——即便商标被无效,侵权获利也可通过“行政仅止损、司法不追责”的规则得以保留,无疑会助长商标囤积产业链的嚣张气焰。
四、上述修正案明显违背国际公约的基本要求
我国作为《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)、《商标法新加坡条约》等重要国际公约的缔约国,商标法的修改完善必须严格恪守国际义务,这既是履行条约承诺的基本要求,也是构建国际一流营商环境的必然选择。从国际规则视角审视,修正案前述条款可能违背我国基于国际公约的基本义务,可能影响我国知识产权保护的国际公信力。
(一)TRIPS协定:司法救济的刚性底线
TRIPS协定作为全球知识产权保护的基础性公约,其第四十二条明确确立了司法救济的强制性原则:“各成员应使权利持有人可获得有关实施本协定涵盖的任何知识产权的民事司法程序”,其中明确包含“发出停止侵权的禁令”“获得损害赔偿”“申请保全措施”等核心救济方式。该协定第四十五条进一步细化赔偿标准,规定“对于故意或有合理理由知道其行为侵犯知识产权的侵权人,司法机关有权责令其向权利持有人支付足以补偿因侵权所受损害的赔偿”。
修正案第四十八条第三款、第六十四条通过立法设计排除司法管辖权,直接剥夺了权利人通过司法途径获得损害赔偿的核心权利,这一做法明显违反TRIPS协定关于民事司法程序的强制性规定。从国际贸易实践来看,美国、欧盟等主要贸易伙伴均高度关注知识产权保护的司法救济完整性,此类条款的缺陷可能导致我国在双边贸易谈判、WTO知识产权争端解决中面临合规性审查风险,甚至影响相关产业的国际竞争力。
(二)《商标法新加坡条约》:司法救济是程序正义的核心保障
作为世界知识产权组织(WIPO)框架下规范商标注册管理的重要国际公约,《商标法新加坡条约》虽以统一商标注册程序为核心目标,但其贯穿始终的核心原则之一是“保障权利持有人的程序参与权与救济权”。该条约第1条开宗明义,将“确保商标确权程序的公正性与透明度”作为首要立法目标,而司法救济作为权利救济的终局手段,正是程序公正的核心保障。
公约虽允许缔约国根据自身司法体制自主规定行政与司法的分工边界,但明确禁止“以行政程序替代司法终局救济”。修正案将特定商标侵权行为完全纳入行政管辖范畴,实质上是以行政处置取代司法裁判,既违背公约确立的“司法终局”原则,也与全球主要经济体“行政快速止害+司法全面救济”的通行实践不符。
五、上述修正案以打击恶意抢注、恶意使用注册商标为名,实际上却保护、鼓励了恶意抢注商标、恶意使用商标的行为
在《关于<中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)>的说明》(以下简称《说明》)中明确第四十八条的目的是“明确恶意注册的商标被宣告无效后应当对注册后、宣告无效前的侵权行为承担法律责任”。表面上,好像是在打击恶意注册商标的行为,但其实质上却在保护恶意抢注商标行为,剥夺了品牌方针对“恶意注册的商标被宣告无效后应当对注册后、宣告无效前的侵权行为”提起侵权诉讼并获得赔偿的权利。
《说明》中明确第六十四条是“明确商标违法行为及其法律后果,新增自行改变注册商标的罚款和构成商标侵权的处理规定”,但实际上,却也是在保护“恶意使用自己注册商标”的行为,使权利人无法针对这种侵权行为发起诉讼并获得赔偿,其遭受的损失无法获得司法救济。这明显在保护通过“恶意使用自己注册商标”攀附他人商誉的侵权行为。
六、修正案第八十三条并没有针对上述条款中的侵权行为提供司法救济途径
修正案第八十三条:【恶意抢注的民事赔偿】违反本法第二十二条第四项规定,恶意申请商标注册给他人造成损失的,该他人可以向人民法院起诉,请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。违反本法第二十二条第三项规定,恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的,检察机关依法对恶意申请商标注册的行为向人民法院提起诉讼。
修正案第八十三条规定了“恶意抢注的赔偿责任”,但该条款仅限于恶意抢注上的行为本身,而不涉及使用“恶意抢注的商标”的侵权行为。当然,将抢注商标的行为定义为侵权行为,是一个非常重要的进步。但如果仅仅打击恶意抢注商标的行为,而放过“使用恶意抢注的商标”的侵权行为,这明显是在舍本逐末,捡了芝麻丢了西瓜。
综上,修正案第四十八条三款、第六十四条明显不当,均应当予以修正。笔者认为并建议:应当明确凡是涉及这两个条款的侵权行为,权利人不仅可以通过侵权诉讼索赔,而且有权获得三倍以上、五倍以下的惩罚性赔偿。只有这样才能真正遏制恶意抢注、以及恶意使用注册商标的侵权行为。