《专利法》第九条1款：“同样的发明创造只能授予一项专利。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。法条很简单，也很容易理解，也是宣告无效理由之一。现有的涉及专利法九条1款的无效案例不多，而且主要集中在是不是“相同”的发明创造的争辩上，本案例的关注不在此，主要涉及无效宣告程序中，外观设计专利面临R文件（笔者注：“R”文件是指在申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的外观设计专利文件）时的合理应对以及不同结果。以下通过案例详细说明。

笔者曾代理余姚某公司被控外观设计专利侵权一案，索赔金额超过150万。接手后发现被控侵权产品与外观设计图例几乎完全相同，侵权成立是肯定的，对涉案专利提起无效宣告是必然的抗辩手段。笔者立即着手对涉案专利进行检索，检索中很快发现原告在涉案专利相同申请日还有另外两件外观专利与涉案专利同日授权，但该两件外观专利与涉案专利相比，仅有外观长宽高尺寸、比例等细微变化，其他几乎相同，构成实质相同的发明创造（即构成R文件）。原告对此心知肚明，其申请的外观设计专利权评价报告结论也提示涉案专利不符合法九条的规定以及列明前述2件R文件（原告自始自终未主动提交过评价报告），故此，原告为满足涉案专利“同样的发明创造只能授予一项专利”的条件，原告随后对前述2件R文件提起主动放弃专利权申请，并于其后获得核准。

笔者随后针对涉案专利提起无效宣告请求，提交的证据正是前述2件R文件，理由为不符合专利法九条1款规定，具体为“对比文件1、2分别于2023年×月×日、2023年×月×日主动放弃专利权，但其在放弃之前专利权仍然成立，仍然不符合法九条重复授权规定”。原告收到无效文件后对此仍然未能充分重视，在后续诉讼庭审阶段，笔者以此提出涉案专利权不稳定抗辩时，原告继续提供放弃（R文件）通知书以此证明涉案专利不存在实质相同的发明创造，权利基础稳定。

随后，涉案专利进行了口头审理，最终，无效宣告决定认为“……瓶体长宽比例虽不同但差别不大，属于施以一般注意力不易察觉的局部细微差异……设计本身并没有实质性改变和创新，上述区别未导致外观设计的整体视觉效果发生变化，因此本专利和证据2（R文件之一，笔者注）构成实质相同的外观设计……属于同样的发明创造。因此本专利不符合专利法第九条第1款的规定，应予宣告无效”。随后，原告被迫全案撤回起诉。

通过以上实际案例，笔者认为，原告（专利权人）在涉案专利面临R文件时的应对值得商榷。

一是在专利权取得阶段，相似外观设计应该在同一件专利申请中以相似外观设计提交申请，而不应该分别提起申请。根据审查指南规定，每一件外观申请文件，可以最多提交10项相似设计，完全能满足申请人对相似外观设计的保护需求。从源头杜绝构成R文件的可能，还节约申请、年费费用，何乐而不为。

二是不能贸然、轻率放弃R文件的专利权。即便根据审查指南四部分七章2.2的规定，涉案专利被宣告无效，原告还可以利用R文件继续维权的可能，而不至于全军覆没。当然，被控侵权产品是否必然落入R文件保护范围是司法实践问题，在此不展开讨论。具体到本案，由于R文件与涉案专利“仅长宽比例”差异，完全可以作为权利基础再次起诉。

假设原告不主动放弃R文件，当面临无效宣告，是否能在无效宣告程序中通过放弃R文件从而保住涉案专利权，根据审查指南四部分七章2.2的规定“两项专利权均被提出无效宣告请求的，一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，合议组应当告知专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其选择仅保留其中一项专利权。专利权人选择仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人未进行选择的，合议组应当宣告两项专利权无效”。请求人在将涉案专利与2件R文件同时提起无效的情况下，专利权人有选择的权利，可以通过放弃R文件，保留涉案专利。在此，提起无效宣告的请求人是否必须是同一人才能合并审理，笔者认为未必，可以是同一人，也可以不是。但在审理其中一项专利时，恰好另一件构成实质相同的专利也被提起无效宣告，这时候应该合并审理，专利权人有选择保留相应专利权的权利。

但根据审查指南2.2第二自然段的表述“无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，合议组经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告被请求宣告无效的专利权无效”。如果构成实质R文件，只要请求人仅针对涉案专利提起无效宣告，专利权人是没有选择的权利，涉案专利必然被宣告无效。本案即为此种情形，笔者仅对涉案专利发起了无效宣告。

假设我们将本案回溯到最开始状态，当涉案专利面临R文件的时候，就必然被宣告无效，毫无还手之力？笔者认为并非如此。原告在诉讼准备阶段其实已经知道涉案专利存在2件R文件不符合专利法九条1款的问题。这时候专利权人可以找一位第三人（例如某个自然人）主动对R文件提起无效宣告，当R文件被宣告无效后，他人在此之后就无法利用专利法九条1款再申请宣告涉案专利无效了；或者第三人对R文件与涉案专利同时提起无效宣告，在无效宣告程序中专利权人可以选择要保留的专利权，如果专利权人选择保留涉案专利，涉案专利也不会随后因不符合专利法九条1款被宣告无效。笔者提醒，专利权人是不能以自己名义提起前述无效宣告的（涉及全部无效）。

同样都是R文件失效，为什么专利权人自己放弃R文件，涉案专利还会因不符合专利法九条1款而被宣告无效，但通过无效宣告程序宣告R文件无效，涉案专利就满足专利法九条1款。这主要因为专利权终止的时间点不同，专利权被宣告无效视同专利权至始不存在（从未存在过），主动放弃（包括不缴年费）的专利权在放弃核准（或年费到期日）的那一刻专利权才终止，专利权授权时至放弃之前的这段时间专利权仍然成立，不符合专利法九条1款重复授权规定。这种细微的差别造成本案诉讼结果的截然不同。

关于无效宣告程序中同样发明创造的处理，还有其他两种情况，相对来说比较容易操作，在此一并讨论，审查指南具体规定如下。

一是任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法九条1款的规定而请求宣告其中授权在前的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效。

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法九条1款的规定而请求宣告其中授权在后的专利权无效的，合议组经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。

二是任何单位或者个人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的专利权不符合专利法九条1款规定的，可以分别请求宣告这两项专利权无效。

两项专利权均被提出无效宣告请求的，一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，合议组应当告知两专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其协商选择仅保留其中一项专利权。两专利权人经协商共同书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，合议组应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人协商不成未进行选择的，合议组应当宣告两项专利权无效。

无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求，合议组经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。专利权人请求宣告另外一项专利权无效的，按照本节前述规定处理；专利权人未请求宣告另一项专利权无效的，合议组应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。专利权人不同，申请日相同。专利权人可以协商保留其中一件专利权，协商不能的情况，两项专利权均应当被宣告无效。